沈阳某生物科技有限公司诉广州某凡、深圳市某生物科技有限公司（原名深圳市某科技有限公司）等侵害商标权纠纷案

　　——过渡期内注册商标恶意使用人的认定和责任承担

　　基本案情

　　沈阳某生物科技有限公司（以下简称某生物）诉称：广州某凡从2016年年初开始在淘宝、天猫网络平台，大量销售假冒我公司产品立清酸，我司与广州某凡电话沟通，广州某凡不予理会，与淘宝、天猫平台服务人员联系，发律师函，要求把假冒商品立清酸下架，断开链接，淘宝、天猫一直推托我司商标注册证没有下来，未予处理。后我司向广州市政府热线电话投诉，由当地药监所查办，直到6月20日广州某凡才同意下架假冒我公司产品立清酸，我公司也不再追究责任，但广州某凡出尔反尔违背承诺。在6月末，广州某凡假冒产品包装盒加换委托商，继续大量生产并销售，给原告的销售、经营、信誉带来无法挽回的损失。淘宝、天猫公司在原告一直通知的情况下，纵容广州某凡、深圳百草销售假冒我公司的产品，有不可推卸的责任，原告要求其承担连带责任。深圳市某生物科技有限公司（以下简称深圳某公司公司）伪造立清酸商标受理通知书，欺骗淘宝、天猫网络平台，同时销售假冒产品，严重侵犯原告的合法权益。

　　广州某凡辩称：我方并未侵犯原告商标专用权，原告提交的商标注册证显示争议商标专用权期限是2016年7月21日至2026年7月20日，原告未提供任何证据证明我方在该期间生产或销售争议产品，或使用争议商标。淘宝提供的交易记录显示我方销售名称为立清酸的产品的最后时间是2016年6月8日，之后再无销售立清酸产品，我方销售的某凡本草降酸茶，与立清酸无关。即便原告销售额确实下滑，原因也可能是多方面的，无法证明与我方有直接因果联系。

　　深圳某公司公司、深圳百草共同辩称：原告的商标权注册公告日期为2016年12月21日，在此之前其商标权并未形成，公众的相关行为不应当受到法律追究，而淘宝提供的交易记录表明交易时间均发生在该日期之前。深圳某公司公司也曾向国家商标局提起了立清酸商标注册申请，从商标使用角度看任何一笔交易均有我方自己的商标。立清酸三字系产品名称，不属于商标性使用，不构成商标侵权。商标权是一种绝对权，只有公告才能够让相关公众知晓，在注册公告之后的行为公众才有注意的义务。

　　浙江天猫网络有限公司（以下简称天猫公司）、浙江淘宝网络有限公司（以下简称淘宝公司）共同辩称：作为网络商品交易平台，并未实施侵权行为，不存在“明知为侵权商品而为其销售提供便利的主观故意”；我方通过设置投诉渠道等方式已尽到了合理的注意义务，收到原告的投诉后，也及时进行了调查处理并删除了涉案商品；原告当时未提供相应权利证明，我方无法判断其是否为合法权利人，不存在当时立即删除链接的合理依据。我方在审核流程中均写明了审核未通过的理由及解决办法，没有主观恶意；原告商标初审公告日期为2016年4月20日，2016年7月22日进入异议申请的处理，2016年12月21日经异议审查不成立方取得核准注册。此时，网络平台上已经没有涉案商品在售，原告对2016年12月21日之前的行为不具有追溯力，其无权对各被告行使权利。

　　法院经审理查明：沈阳某生物科技有限公司于2015年5月15日申请了第16964592号“立清酸”商标, 商品类别为30类，包括：咖啡；咖啡饮料；可可饮料；巧克力饮料；茶；等。初审公告日期为2016年4月20日。2016年7月22日，深圳某公司公司以其在先使用未注册“立酸清”商标并具有一定知名度，原告“立清酸”商标与“立酸清”构成类似商品上的近似商标为由，对原告16964592号立清酸商标向国家工商行政管理总局商标局提出异议，2016年9月12日国家工商行政管理总局商标局以异议人主体资格不符合商标法有关规定为由对该异议作出不予受理通知书。原告提交的第16964592号商标注册证载明，原告是“立清酸”商标的注册人，注册日期 2016年7月21日，有效期至2026年7月20日。另16964592号立清酸商标申请注册信息显示，该商标注册公告日期为2016年12月21日。

　　深圳某公司公司于2016年4月14日向商标局申请30类的19630481号立清酸商标，申请商品类别：咖啡饮料；茶饮料；用作茶叶代用品的花或叶；茶；以谷物为主的零食小吃等。2016年9月8日商标局作出商标注册申请受理通知书。核准注册后核定商品类别为谷类制品，商标专用期限为2017年8月21日起至2027年8月20日。

　　广州某凡提交的落款2016年4月16日授权书，载明深圳某公司授权广州某凡使用“立清酸”商标生产及销售，有效期为2015年4月16日至2099年4月16日，在此期间，由其承担在销售过程中一切售后服务。

　　淘宝公司交易记录显示，2016年4月23日起，广州某凡在淘宝平台销售“立清酸 本草降酸茶”。原告通过广州市政府热线打电话投诉，广州某凡向原告出具了保证函，载明：广州某凡自2016年6月20日以后不再生产立清酸产品。

　　广州某凡认可某凡保健品旗舰店、某凡保健品专营店、某凡茶制品连锁店均由其开设。深圳某公司认可某养生馆系其开设。深圳百草认可水灵水靓旗舰店系其开设。

　　2016年8月9日，案外人姜某在水灵水靓旗舰店购买了一份标价699元，名为“水灵水靓 本草降酸茶”，优惠后实付189元。该商品图片及实物包装上，中间部位突出使用了“立清酸”，其下小字（代用茶），左上标有深圳百草，右上标有水灵水靓商标，委托加工企业为深圳百草，生产企业为广州某凡。原告提交的投诉聊天信息截图显示，2016年8月15日买家创建了退款申请，同日卖家水灵水靓旗舰店拒绝了申请，买家申请天猫介入要求卖家提供商标注册证和商标受理通知书，商家于2016年8月17日上传了水灵水靓商标注册证和立清酸商标受理通知书，其上加盖深圳某公司、广州某凡公章。同日天猫客服介入处理，2016年8月19日买家指出“卖家所提供的立清酸商标注册受理通知书是假的，我已经给国家商标局打过电话确认了，对方回复该受理书是伪造的，国家商标局电话010-63219727”，2016年8月21日，天猫客服驳回售后服务。本院后审理查明，该商标受理通知书与本院依原告申请从国家工商行政管理总局商标局调取的深圳某公司申请19630481号立清酸商标受理通知书并不一致。

　　原告于2016年8月31日在阿里巴巴集团知识产权保护平台对水灵水靓旗舰店、某凡保健品旗舰店、某养生馆提出商标权投诉，并上传侵权页面截图、侵权网址链接、原告店面截图。侵权页面截图显示，商品包装盒中间部位突出使用了“立清酸”，平台审核通过。

　　淘宝公司提交的交易记录显示：某养生馆，在2016年8月6日至2016年9月6日期间成功销售“立清酸 本草降酸茶”20单，销售总额6895元；水灵水靓旗舰店，在2016年8月3日至2016年9月7日期间，成功销售“水灵水靓 本草降酸茶”68单，销售总额22142元；2016年12月12日淘宝工作人员搜索了某养生馆、某凡茶制品连锁店、某凡养生茶工厂店、某凡保健品旗舰店、水灵水靓旗舰店，未发现上述店铺中有涉立清酸产品。

　　另查明，深圳百草系翁某某100%持股，法定代表人翁某某。深圳某公司翁某某95.5%持股，法定代表人翁某某。

　　裁判结果

　　沈阳市中级人民法院于2018年1月10日作出（2016）辽01民初525号民事判决：一、被告广州某凡、深圳市某生物科技有限公司、深圳百草于本判决生效之日起10日内，连带赔偿原告沈阳某生物科技有限公司经济损失及维权的合理费用合计68000元；二、驳回原告沈阳某生物科技有限公司其他诉讼请求。

　　宣判后，双方均未上诉，判决已经发生法律效力。

　　裁判理由

　　法院生效裁判认为，原告是第16964592号“立清酸”商标的注册人，依法享有注册商标专用权。该商标系经审查异议不成立而准予注册的商标，原告取得该商标专用权的时间为自初步审定公告三个月期满之日即2016年7月21日，但该商标注册公告日期为2016年12月21日。因此，对原告主张被告赔偿损失的诉讼请求，应依照《中华人民共和国商标法》第三十六条第二款规定处理，即：自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。

　　关于使用人“恶意”的认定。广州某凡给原告的保证函载明：广州某凡至2016年6月20日以后不再生产立清酸产品。在这种情况下，深圳某公司开设的某养生馆在2016年8月6日至2016年9月6日期间销售的“立清酸 本草降酸茶”与深圳百草开设的水灵水靓旗舰店在2016年8月3日至2016年9月7日期间销售的“水灵水靓 本草降酸茶”，商品包装上广州某凡又作为生产企业出现，商品包装正面仍然突出使用“立清酸”标志，且该“立清酸”标志与广州某凡之前独立生产销售的“立清酸 本草降酸茶”包装上的“立清酸”标志，字型一样，与深圳某公司申请的“立清酸”商标，字型明显不同，只是在商品包装正面左上部标注了深圳百草，在右上部标注了“水灵水靓”商标，足以认定广州某凡存在恶意。同时，原告提交的落款日期为2016年4月25日的深圳某公司申请立清酸商标的受理通知书，加盖有深圳某公司、广州某凡公章，而该通知书与国家工商行政管理总局商标局确认的真实的受理通知书多处内容不同，明显是伪造的，亦可表明广州某凡主观上存在恶意；

　　深圳某公司于2016月4月14日在与原告申请的立清酸商标相同的商品类别申请立清酸商标，在原告注册商标初审公告到期后，即向国家商标局提出异议，说明其不仅知晓原告的商标及申请情况，也知道商标法律的有关规定，而其却为广州某凡出具早于商标专用期限起始时间（2017年8月21日）的授权书，又向相关方出具伪造的立清酸商标的受理通知书，同时在异议期间在网上店铺销售突出使用“立清酸”标志的商品，该商品上“立清酸”标志字型却与原告商标字型相同，与其自己申请的立清酸商标字型明显不同，足以认定其存在恶意；

　　深圳百草作为“立清酸”代用茶的主要销售者和委托他人加工生产者，主张“立清酸”三个字系产品名称，却在网店上销售该商品时，在商品名称中隐去“立清酸”三字，代之以水灵水靓本草降酸茶，违反淘宝规则；作为委托加工方，所委托加工商品包装上“立清酸”标志字型与深圳某公司申请的立清酸商标字型明显不同，与原告商标字型相同；在2016年8月15日消费者投诉时向淘宝客服提交伪造的“立清酸”商标受理通知书；在2016年8月31日被原告就立清酸商标权投诉，并经阿里巴巴集团知识产权保护平台审核投诉通过后，仍然销售“水灵水靓 本草降酸茶”至2016年9月7日。结合深圳百草由翁某某100%持股，深圳某公司由翁某某95.5%持股，两公司法定代表人均为翁某某，存在关联关系的情况，足以认定深圳百草亦存在恶意。

　　关于恶意使用人依法应承担的赔偿责任问题。依照《中华人民共和国商标法》第三十六条第二款规定，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。广州某凡、深圳某公司、深圳百草均为恶意使用人，三被告的行为既有分工、又相互协作，导致立清酸代用茶自2016年7月21日至2016年9月网上销售链接被删除期间一直在淘宝、天猫网上商铺销售，直接影响原告在淘宝平台销售立清酸商品，客观行为体现出三被告主观上有共同过错。依据《中华人民共和国侵权责任法》第八条规定，二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。广州某凡、深圳某公司、深圳百草应承担连带赔偿责任。天猫公司、淘宝公司并非商标的实际使用人，也没有证据表明其存在恶意。故对原告主张天猫公司、淘宝公司承担连带赔偿责任的诉讼请求，不予支持。

　　案例注解

　　本案涉及过渡期内注册商标的保护问题。具体涉及三个问题：一、如何确定注册商标过渡期的准予注册决定做出时间；二、如何认定使用人是否存在恶意；三、各恶意使用人如何承担赔偿责任。

　　一、如何确定注册商标过渡期的准予注册决定做出时间

　　《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第三十三条规定了我国的商标异议制度，对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。《商标法》第三十九条第二款规定，经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力。而自商标公告期满之日起至准予注册决定做出前的这段时间即为注册商标的过渡期。这种制度设计产生的一个后果就是，某些无在先权利或利害关系的人利用这一制度设计恶意提起商标异议，同时在过渡期内肆无忌惮的使用该异议商标，攫取不正当利益后再在商标被核准注册前抽身，不需要承担任何法律责任。因此，《商标法》第三十九条第二款还规定，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿，一定程度上对注册商标权利人进行保护和救济。本案即是关于过渡期内注册商标保护的典型案例。

　　本案中，原告于2015年5月15日申请第16964592号“立清酸”商标，该商标的初审公告日期为2016年4月20日。后深圳某公司对原告16964592号立清酸商标向国家工商行政管理总局商标局提出异议，2016年9月12日国家工商行政管理总局商标局以异议人主体资格不符合商标法有关规定为由对该异议作出不予受理通知书。原告提交的国家工商总局商标局第16964592号商标注册证载明，原告是“立清酸”商标的注册人，注册日期 2016年7月21日，有效期至2026年7月20日。另16964592号立清酸商标申请注册信息显示，该商标注册公告日期为2016年12月21日。根据《商标法》的规定，商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，因使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。涉案商标公告期满之日容易确定，即2016年7月21日。但《商标法》规定的准予注册决定做出的具体时间，难以确定。根据16964592号立清酸商标申请注册信息显示，该商标核准注册公告日期为2016年12月21日，商标局的准予注册决定时间肯定不晚于该公告日期，但只有在2016年12月21日之后，该商标权为原告所享有才被外界知晓。因此，在没有其他证据能够确定准予注册决定做出的具体时间时，以该公告日期作为分界线确定注册商标的过渡期符合商标权利系公示权利的属性，又能一定程度上对注册商标在过渡期内给予保护。因此，本案首先确定2016年7月21日至2016年12月21日为原告注册商标的过渡期，过渡期之前，各被告的行为不受《商标法》追诉。过渡期内，应适用《商标法》第三十九条第二款的规定。本案三被告使用注册商标的行为发生于该过渡期内。

　　二、如何认定使用人是否存在恶意

　　使用人是否存在“恶意”系其主观心理状态，需要根据其客观的外在行为或事实进行推定。自初审公告三个月期满之日起至准予注册决定做出前的这段过渡期内，由于商标最终是否通过注册尚处于不明确的状态，即使有人使用了该商标，我们也无法仅以此推定其主观恶意。这也是过渡期内认定使用人恶意的难点所在。

　　具体到本案，首先，有证据表明使用人主观明知存在在先权利的情况。深圳某公司于2016月4月14日在与原告申请的立清酸商标相同的商品类别申请立清酸商标，时间上远后于本案原告。且在原告注册商标初审公告到期后，即向国家商标局提出异议，说明其不仅知晓原告的商标及申请情况，也知道商标法律的有关规定；在原告向相关部门进行投诉后，广州某凡给原告出具保证函载明广州某凡2016年6月20日以后不再生产立清酸产品，亦说明其明知并认可原告享有在先权利。

　　其次，三被告在使用涉案商标过程中均存在诸多不被积极评价的行为，其“恶意”由此体现。具体来说包括：（一）没有正当法律根据、甚至是违法违规的行为。原告提交的落款日期为2016年4月25日的深圳某公司申请立清酸商标的受理通知书，加盖有深圳某公司、广州某凡公章，而该通知书与国家工商行政管理总局商标局确认的真实的受理通知书多处内容不同，明显系伪造。深圳百草在2016年8月15日被消费者投诉时向淘宝客服提交该伪造的“立清酸”商标受理通知书；（二）不符合市场一般交易习惯和规则的行为。深圳百草作为“立清酸”代用茶的主要销售者，主张“立清酸”三个字只是产品名称，对“立清酸”的使用不是商标使用，却在网店上销售时，宝贝名称隐去“立清酸”，代之以水灵水靓本草降酸，不如实描述商品名称，违反淘宝规则；深圳某公司本身享有在谷类制品上的“立清酸”商标，专用期限自2017年8月21日起。但却为广州某凡出具有效期前推的商标使用授权书，违背市场主体间交易的一般常理。且于商标异议期间在网上店铺销售突出使用“立清酸”标志的商品，该商品上“立清酸”标志字型却与原告商标字型相同，与其自己申请的立清酸商标字型明显不同；（三）违背市场诚实信用原则的行为。广州某凡曾给原告出具过2016年6月20日以后不再生产立清酸产品的保证函，但经庭审调查发现，深圳某公司开设的某养生馆在2016年8月6日至2016年9月6日期间销售的“立清酸 本草降酸茶”与深圳百草开设的水灵水靓旗舰店在2016年8月3日至2016年9月7日期间销售的“水灵水靓 本草降酸茶”，商品包装上广州某凡又作为生产企业出现，商品包装正面仍然突出使用“立清酸”标志，且该“立清酸”标志与广州某凡之前独立生产销售的“立清酸 本草降酸茶”包装上的“立清酸”标志，字型一样，与深圳某公司申请的“立清酸”商标，字型明显不同。

　　最后，使用人之间的关联关系、关联行为是认定共同“恶意”的重要参考。本案中，深圳百草由翁某某100%持股，而深圳某公司由翁某某95.5%持股，两公司法定代表人均为翁某某，存在关联关系。虽无证据证明广州某凡与深圳百草、深圳某公司存在股权结构、法定代表人同一等关联情况，但从本案查明的事实来看，广州某凡系生产加工方，深圳某公司系商标授权方，深圳百草系委托加工方，三者在客观上存关联行为。三方均在淘宝、天猫网络购物平台设立网店进行销售且共同体现于涉案侵权商品的外包装上，并共同造成了本案原告销售量的明显下滑该，三被告不但没有证据证明自己的行为善意无过错，反而存在诸多违背诚实信用原则甚至违反法律规定的行为。共同的侵权恶意由此体现。

　　总结起来，使用人“恶意”需要使用人在主观上存在不正当使用的恶意和存在“恶意”行为。使用人在主观上存在恶意是认定成立恶意使用人的重要方面，包括认识因素和意志因素。认识因素是指人们对现实事物、自身行为的后果、意义的认识。一般情况下，过渡期内注册商标的正常使用往往是使用人在先已经有正当的使用行为，并一直持续至过渡期，在注册人申请商标注册后，使用人也并不知晓。这种过渡期内的使用一般会认定为“善意”。但是，在过渡期内，使用人对商标已经申请注册的事实明知，内心明知自身并无任何根据却提起商标异议，以陷无辜商标注册人于商标异议程序之中，为自己其后的牟利行为谋求方便。该“明知”即为认定“恶意”时需要考虑的认识因素，是判定“恶意”成立与否需要考虑的主观因素的重要方面；但这种认识因素能否转化为实际的行动，还要看行为人的意志因素如何，行为人的意志因素也即目的、动机。一般是为了实现自身的正常经营和合法利益，但是如果其是为了通过“搭便车”，损害商标注册人的权益，以达实现自身非法利益的目的，则不受法律的保护。无论是认识因素还是意志因素，均属行为人的主观层面，无法直接加以证实，故法律在此应该允许根据行为进行推定。因此，构成使用人“恶意”的第二个要件在审判实务中显得尤为关键：即使用人在使用过程中存在不被积极评价的行为，例如存在没有法律和事实正当根据的行为，有违诚实信用原则的行为，等等。当然，司法层面最终认定是否存在恶意，还应根据全案事实进行综合认定。结合本案的关键事实，被控存在恶意使用行为的三被告存在诸多不符合一般市场交易习惯和规则的行为、违反诚实信用原则的行为、甚至涉嫌违法犯罪的行为，足以推定三被告主观存在恶意。

　　三、各恶意使用人如何承担赔偿责任

　　本案属于知识产权的多数人侵权，各恶意使用人之间对赔偿责任应连带承担还是按份承担，关键是看个恶意使用人之间是否存在共同的意思联络。综合上述分析，广州某凡、深圳某公司、深圳百草并非单独的个体行为，而是有协作和分工的共同行为，三被告存在共同的侵权恶意，应承担连带赔偿责任。关于赔偿数额，根据《商标法》第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。本案中淘宝交易记录已显示出立清酸代用茶的每一笔的交易记录，而原告提交的证据亦证明原告销量明显下滑，但原告的下滑销量与被告的同期销量差距很大，难以认定原告销量下滑完全根源于被告行为；而被告实际销售获利，因双方均未提交相关账册，无法确认单品销售利润，故权利人的损失或者侵权人获得的利益均难以确定。综合考虑涉案代用茶产品的销售价格、销售量、销售额、销售后果、原告下滑销量、原告销售价格、原告商标的声誉、原告为制止侵权行为的合理开支、被告的恶意程度及侵权情节，并按照法律规定的赔偿倍数等因素综合确定赔偿数额为68000元。

　　编写人：沈阳市中级人民法院民四庭 王时钰、刘鹏